美国发明专利申请的IDS策略

众所周知，在美国提交专利申请的过程中，申请人有信息披露义务，须提交IDS (Information Disclosure Statement，即信息披露书)以满足该义务。本文将探讨IDS的法律依据、义务主体、提交时机、申请文件以及提交策略。

1. 法律依据
根据《美国专利法细则》37-C.F.R-1.56款，在与专利局处理案件的过程中，与专利准备阶段或处理阶段相关任何人，均有坦诚和善意的义务，须向美国专利商标局披露该个人所知晓的与专利性实质相关的所有信息，包括现有技术和其他相关信息。 

2. 违反信息披露义务的后果
如果信息披露义务人未尽到信息披露的义务，欺骗或者试图欺骗美国专利商标局，或采用不诚信的或明知故犯的态度来违反信息披露义务，有可能导致授权过程中该专利申请被驳回；也可能导致该专利授权后无法实施（Unenforceable），即在侵权诉讼过程中无法以该专利进行维权。值得注意的是，申请人对专利申请中的每一条权利要求均有信息披露的义务。申请人如对任何一条权利要求未尽信息披露义务，将导致整项专利无法实施（Unenforceable）（与之相比较，如果某项权利要求缺乏专利性，仅导致该项权利要求无效，而不影响该专利的其他权利要求的有效性）。在实践中，因专利权人未尽信息披露义务而被法院认定该专利在申请过程中存在不正当行为(Inequitable Conduct)而导致专利无法实施（Unenforceable）的案例并不鲜见。

例如，在联邦巡回法庭 Regeneron Pharmaceuticals v. Merus N.V.（2016-1346号）案件中，被告指控专利权人代理律师在专利审查过程中知晓与涉案专利实质相关的三份公开文件以及一份国际专利公告文件，但向美国专利商标局隐瞒相关文件，因此专利权人的行为应构成不正当行为(Inequitable Conduct)。具体而言，在涉案专利的子案（该案的分案的延续案）以及其同族欧洲专利案审查过程中，第三方提交公众意见并引用这些文献。因此，专利权人代理律师知晓这些文献。另外，该四份文件的共同作者是专利权人公司的雇员并在涉案专利申请过程中与涉案专利发明人就这些文献进行过交流。因此，进一步说明，专利权人知晓这些文献。鉴于专利权人在该案其他程序中存在不诚信的行为，作为对专利权人的制裁，法院推定专利权人不向美国专利商标局提交知晓文献的行为存在恶意，属于故意隐瞒行为。而且，通过权利要求解释以及文献分析，法院认定这些文献为实质相关材料，即，如果审查员知晓这些文献，将据此驳回涉案专利申请。因此，法院认定专利权人故意隐瞒与专利性实质相关的材料，构成申请过程中不正当行为(inequitable conduct)，因此判定该专利无法实施 (Unenforceable)。

3. 信息披露义务人
如《美国专利法细则》37-C.F.R-1.56款规定，信息披露义务人为与专利申请以及审查答辩相关的任何人，具体包括：
  （1）每一名署名的发明人；
  （2）每一名参与准备或处理专利申请的律师或代理人；
  （3）实质性地参与专利申请准备阶段或处理阶段的任何其他人，以及与发明人、申请人、受让人或者任何有权利受让的任何人相关的人。

对于在中国作出发明创造后在美国提交的专利申请，实践中，信息披露义务人一般包括中国发明人、有受让权利的中国申请人、参与相关专利准备阶段或处理阶段的中国专利代理师、美国律师以及其他参与案件申请的人。

4. 信息披露义务人所知晓的信息
信息披露义务人仅需披露他/她所知晓的与专利申请实质相关的技术信息，而无须为了提交IDS而进行相关检索。如申请前或申请过程中对相关技术进行了检索，也须向美国专利商标局披露检索结果中与专利性实质相关的内容。

5. IDS的提交时机
信息披露义务贯穿整个专利申请过程。披露义务的时间起点是美国专利申请日，义务的时间终点是专利申请放弃（abandon）之日或专利授权（grant）日。 

从提交IDS的角度，专利申请从申请日至放弃或授权的过程大致可分成四个阶段。以下将说明每个阶段的时间节点以及提交IDS的条件。

第一阶段：
起点：进入美国国家阶段之日（PCT）或美国专利申请日（巴黎公约）
终点：（以后到之日为准）
（1）PCT案件：
    （a） 传统PCT美国国家阶段申请进入美国国家阶段之日起三个月届满；
    （b） 旁路途径(Bypass)申请之日起三个月届满；
    （c）第一次审查意见通知书（Non-Final Office Action）（限制要求通知书除外）
（2）巴黎公约案件：
    （a）美国申请日起三个月届满（延续案除外）；
    （b）第一次审查意见通知书（Non-Final Office Action）（限制要求通知书除外）发出之日；

提交IDS条件：
（1） 无需缴纳IDS官费；
（2） IDS文献无时限要求；

第二阶段： 
起点：第一次审查意见通知书（Non-Final Office Action）发出之日
终点：（任一情况）
（1） 最终审查意见通知书（Final Office Action）发出之日；
（2） 授权决定（Notice of Allowance）发出之日；
（3） 其他关闭审查档案的决定发出之日；

提交IDS条件：
（1） 如果IDS文献符合时限要求，

IDS文献时限要求
  （a） 外国专利局审理同族专利申请时首次引用该IDS文献之日距离本次IDS提交日不超过三个月，或
  （b） IDS义务人知晓该文献之日距离本次IDS提交日不超过三个月；

条件：申请人无需缴纳IDS官费；
提交IDS期限声明

期限声明
  （a）外国专利局审理同族专利申请时首次引用该文件不超过三个月；
  （b）外国专利局审理的同族专利中被引用不超过三个月，而且，IDS义务人知晓IDS内任何文件不超过三个月

（2）如果IDS文献不符合时限要求
条件：申请人须缴纳IDS官费 （2022年5月IDS官费：大实体 260美元）[1]；

第三阶段： 
起点：最终审查意见通知书（Final Office Action）或授权决定（Notice of Allowance）发出之日
终点：缴纳授权费（payment of issue fee）之日

提交IDS条件：
（1）如果IDS文献符合时限要求
条件：申请人须缴纳IDS官费（2022年5月IDS官费：大实体 260美元）[1]；
提交IDS期限声明

（2）如果IDS文献不符合时限要求
条件：不可以提交IDS 

救济措施：如果该文献是实质相关文献，对专利的可实施性有影响，申请人可以考虑提交重新审查(RCE)请求（2022年5月第一次RCE官费：大实体 1360美元）[1]，重启案卷，则可以提交IDS（2022年5月IDS官费：大实体 260美元）。

第四阶段
起点：缴纳授权费（payment of issue fee）之日
终点：授权（grant）之日
条件：不可以提交IDS

救济措施：如果该文献是实质相关文献，对专利的可实施性有影响，申请人在两种途径中的一种
（1）撤回授权+RCE
申请人可以考虑撤回授权请求（withdraw an application from issue）（2022年5月第一次撤回授权官费：大实体 140美元），同时提交重新审查(RCE)请求（2022年5月第一次RCE官费：大实体 1360美元）[1]，重启案卷，则可以提交IDS（2022年5月IDS官费：大实体 260美元）。

（2）QPIDS+撤回授权+有条件RCE
自2012年，USPTO开始实行QPIDS项目，为申请人提供了一种更便捷、成本更低的在支付授权费后提交IDS的途径。 申请人在提交撤回授权请求（withdraw an application from issue）和有条件重新审查(RCE)请求的同时提出QPIDS请求。 如果审查员决定不重启案卷而授权，美国专利商标局将退回RCE费用。如果审查员决定重启案卷，则启动RCE, 美国专利商标局将退回IDS费用。请注意，如需申请QPIDS，IDS必须符合IDS文献时限要求。

6. IDS文献范围
根据美国专利法实施细则，IDS文献应该包括与专利性实质相关的所有信息。即，审查员在审查该专利申请的新颖性和创造性时与之相关的文献。实践中，笔者建议申请人在提交IDS时尽可能提交相关的文件，以避免在授权后被法院认定为未尽信息披露义务而被判专利不可实施的风险。

根据法院判例， 专利审查过程的不正当行为的其中一个要件是，该文献与专利性实质相关，其判断标准是，审查员看到该文献后是否会作出驳回专利申请的决定。一般而言，IDS文献先应包括现有技术背景资料、同族申请中的检索报告以及相关审查意见和引用文献。 实践中，建议申请人将本申请的母案、分案、延续案、部分延续案，以及同族申请中的美国局以外的其他专利局检索报告中所引用的文献作为IDS提交。引用的现有技术主要包括X类、Y类、A类、R类、P类和E类文件。
（1）X类——是在检索报告中被审查员是认为特别相关的文件，单独考虑该文件就能认定本申请是否具有新颖性或创造性，这类文件都是需要作为IDS提交的；
（2）Y类——是在检索报告中被审查员是认为特别相关的文件，和X类相比来说，还需要与其他现有技术文件结合且该结合对于本领域内的技术人员来说是显而易见时，可以来判断本申请不具有创造性，这类文件都是需要作为IDS提交的；
（3）A类——是在检索报告中被审查员认为是不特别相关的表示现有技术一般状态的文件，属于背景技术方面的资料，这类文件是否属于实质相关，还需经过专业代理律师判断才能最终决定是否提交，一般建议最好都作为IDS提交；
（4）R类——任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件（如同日提交的实用新型），可以考虑不作为IDS提交；
（5）P类——所谓的“中间文件”，即公布日先于本申请的提交日或国际申请日但迟于所要求的优先权日，这类文件是否属于实质相关，还需经过专业代理律师判断才能最终决定是否提交，一般建议最好都作为IDS提交；
（6）E类——抵触申请，其先于本申请提交但是迟于本申请的提交日公开，一般可以不作为IDS提交。

IDS文件要求
专利申请、授权专利、本申请母案、分案或延续案以及同族申请的外国专利局发出的审查意见通知书，第三方异议、公众意见以及引用的文献，以及其他相关的文献。非英文文献须附上英语摘要。
IDS应包括以下内容
（1） 美国授权专利、美国专利申请、其他国家的专利申请、授权专利、出版物、检索报告以及其他非专利文献的列表。 
（2） 完整文件副本：
（i）各国专利文献（非美国专利）；
（ii）其他国家公告的专利申请、授权专利、出版物、检索报告以及其他非专利文献
（iii）未公告的美国专利申请文本，包括说明书和权利要求以及附图
（iv）其他文件

对于非英语文献，须提供英语文本的摘要。例如中国专利，实践中可以直接使用欧洲专利局或Google Patents的机器翻译的著录项目页（包括摘要）。

其他IDS文件
除了专利文献以外，也建议提交其他与该专利技术相关的文件，如
1. 美国专利申请日前12个月前的关于该发明的许诺销售行为（广告等）的证据；
2. 美国专利申请日前12个月前在网站上公开该发明的网页截图；
3. 美国专利申请日前12个月前在展会或其他活动中展示该发明的证据[3]。

7. IDS提交策略
1. 尽早提交IDS
如上所述，如申请人在第一阶段提交IDS文献，无需缴纳官费，也无IDS时限要求。如在第二阶段提交IDS文献，如符合IDS时限要求，则无需缴纳官费。而第三阶段提交IDS则有严格的时限要求并需要缴纳官费。由此可以见，申请人如能在知晓IDS文献后尽早提交，不单单能节省官费，还能使审查员在审查阶段的早期考虑IDS文献，而非发出审查意见通知书后才收到IDS文件，导致下一次审查意见通知书，这样就能间接缩短了审查周期，尽早获得授权并节省申请过程的总体费用。

2. 尽量提交知晓的所有文献
尽量提交知晓的所有文献，有助于完成申请人信息披露的义务，降低专利授权后被法院判定为不正当行为而导致专利不可实施的风险。另外，提交IDS可以有效增加专利的稳定性。根据一项调查，在被无效的美国专利中，66-80%的专利的无效证据是来自于审查过程中未被引用的文献[2]。 根据美国专利实践，在无效程序中，一项授权的美国专利推定是有效的。有效推定的强弱取决于用于无效的现有技术是否曾在审查过程中被考虑。如果一项现有技术曾经在审查过程中被审查员考虑，则推定，相对于该现有技术，该专利的有效性较为稳定，以该现有技术无效该专利的证明力较弱。反之亦然。因此，在审查过程中提交尽可能多的IDS文献，有利于加强专利的稳定性，增加授权后的无效难度。

[1] https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule
[2] https://ipo.org/wp-content/uploads/2013/04/JuneauonIDSandCandor.pdf
[3] https://ocpatentlawyer.com/what-is-an-information-disclosure-statement-ids/