
|  | PCT进入美国的途径选择: 旁路途径(Bypass)申请 VS. 传统美国国家阶段申请 |
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申请人提交PCT国际申请后,自PCT申请日(有优先权日的情况下为优先权日)起30个月内如需进入美国,目前有两种途径可供选择:传统美国国家阶段申请以及旁路途径(Bypass)申请。
1)PCT美国国家阶段申请 PCT美国国家阶段申请是较为传统的PCT进入美国的方式。根据《美国专利法》第371条,美国专利商标局从国际局获得国际申请文本、国际阶段修改、国际检索报告、国际初审报告及其附件等文件。 PCT申请与美国国家阶段申请在法律上将被视为同一件申请。
申请人提交美国国家阶段申请时,通常需要提交以下文件:
a. PCT国际公开文本及其英语翻译文本; b. 国家阶段初步修改文件(《专利合作条约》第28条或41条)(可选); c. 发明人资格声明; d. 国际初审报告的英语翻译文本(可选); e. 委托书; f. 转让协议(可选); g. IDS(可选);
如果国际检索报告和书面意见已传送给美国专利商标局,则国际检索报告和书面意见中的对比文件无需作为IDS再次向美国专利商标局提交。如果国外优先权文件副本已传送给美国专利局,通常也无需再次提交国外优先权文件副本。
2) 旁路途径(Bypass)申请 另一种进入美国的方式是旁路途径(Bypass)申请。如果申请人在PCT国际阶段指定美国,即使该申请未进入PCT美国国家阶段,在审有效期内(在放弃进入国家阶段的情况下,PCT申请的在审有效期为自PCT申请优先权日起30个月),该PCT国际申请在法律上也被视为一件美国申请。根据《美国专利法》第111(a)条,在审有效期内,申请人可以该PCT国际申请作为优先权基础(《美国专利法》第120条),提出延续案申请(Continuation)或部分延续案(CIP)申请。该申请即为旁路途径(Bypass)申请。
申请人提交旁路途径(Bypass)申请时,通常需要提交以下文件: a. 专利申请文本(英语); b. 发明人资格声明; c. DAS代码; d. 委托书; e. 转让协议(可选); f. IDS(可选);
以下图表表示传统美国国家阶段申请与旁路途径(Bypass)申请的异同。

旁路途径(Bypass)申请的优点
旁路途径(Bypass)申请享有PCT申请的优先权日,而法律上则被视为是一件独立与PCT申请的美国延续案申请。与传统美国国家阶段申请,旁路途径(Bypass)申请具有以下优点:
1. 修改文件更简便 如果选择传统美国国家阶段申请,申请人希望对申请文件进行修改,除了提交PCT国际公布文本及其英文译文以外,还需要提交进入国家阶段的初步修改文本(权利要求修改的初步修改文件和/或说明书修改的干净版及修订版)。 而如果选择旁路途径进入申请,则无需提交PCT国际公布文本及初步修改文件,仅需提交美国申请文本即可。
2. 修改内容更灵活 众所周知,如果选择传统美国国家阶段申请,依据《专利合作条约》第28条或第41条对申请文本进行修改,其内容不可以超出原PCT申请的公开范围。 如果修改时加入新的主题(New Matter), 就会收到审查员的驳回意见。而如果选择旁路途径进入申请,当进入美国时需要加入原PCT国际申请文本记载范围以外的内容,则可以通过部分延续案(CIP)的方式。原PCT申请公开范围的内容享有优先权日,超出原公开范围的内容的申请日为美国专利申请日。
3. 更快获得受理通知书 根据笔者统计,如果选择传统美国国家阶段申请,申请人一般会在1-6个月之内收到受理通知书。但也有部分案件收到受理通知书的时间超过6个月,少数案件甚至超过12个月。而如果选择旁路途径进入申请,该案将视为要求优先权的美国延续案或部分延续案申请。申请人一般在1-4周内收到受理通知书。因此,对于需要尽早获得受理通知书的申请人,建议选择旁路途径进入申请。
4. 审查周期更短 据统计,与传统美国国家阶段申请相比,旁路途径进入申请的审查周期一般较短。由于上述两种途径的专利保护期均从PCT国际申请日开始计算,较短的审查周期则意味着旁路途径进入申请更快获得授权,并且授权后的技术独占期比传统美国国家阶段申请更长。
旁路途径(Bypass)申请的局限性
旁路途径(Bypass)申请的虽然具有上述优点,也存在一定的局限性:
1. 重复提交的信息和文件较多 如果选择传统美国国家阶段申请,那些在国际阶段已经提交的文件,如优先权副本、国际检索报告的对比文件等就无需向美国专利商标局重复提交。而如果选择旁路途径进入的申请,则需要向美国专利商标局提交DAS代码以及国际阶段的相关文件。
2. 可能收到限制要求通知 如果选择传统美国国家阶段申请,美国专利审查员在审查单一性问题时,将依照《专利合作条约实施细则》规定的发明单一性标准审查。
13.1 要求 一件国际申请应只涉及一项发明或者由一个总的发明构思联系在一起的一组发 明(“发明单一性的要求”)。 13.2 被认为满足发明单一性要求的情形 在同一件国际申请中要求保护一组发明的,只有在这些发明之间存在着技术关 联,含有一个或者多个相同或者相应的特定技术特征时,才应被认为满足本细则 13.1 所述的发明单一性的要求。“特定技术特征”一词应指,在每个要求保护的发 明作为一个整体考虑时,对现有技术作出贡献的技术特征。(《专利合作条约实施细则》)
如果选择旁路途径进入申请,在审查单一性问题时,审查员将按美国专利法单一性的标准进行审核。《美国专利审查程序手册》第802章中记载了“两个或多个独立的、有区别的发明不能存在于同一申请中,除非一个发明中没有超过合理数量的多于一个的种类可以被具体记载在该发明的不同权利要求里,提供的申请要包括一个可授权权项,其和所有种类以及超出从权形式的种类相一致,或者包括相一致权利要求的所有限制”。如果审查员认为申请中存在多个独立、有区别的发明,就会发出限制要求通知书,要求申请人在多个发明中选择一个加以保护。其出发点是为了不给审查员增加过多的检索负担。
美国专利申请的单一性判定与PCT申请的单一性判定类似,但在美国审查实践中更为严格,有可能收到限制要求通知书。在处理限制要求通知书时,申请人可从“没有增加审查员的检索负担”的角度进行争辩,或者在选择了一组权利要求之后,申请人可以暂时撤回(withdrawn)其余组的权利要求,这些被撤回的权利要求组,可以在被选定的一组权利要求获得授权后,重新加入到申请中。
综上所述,相较于传统的美国国家阶段申请,旁路途径进入申请具有修改灵活简便和审查进度较快的特点。同时,申请人也应该注意,旁路途径(Bypass)申请进入时,申请人需要重复提交优先权副本等文件,而且单一性审查时须采用美国审查标准,有可能收到限制要求通知书。
· 官方费用 https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule
· 更多关于美国专利申请信息 http://47.92.53.66/index.php?c=article&id=424
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