美国专利新颖性判断：数值范围

现有技术的数值或数值范围往往影响专利申请的新颖性和创造性。关于数值及数值范围的新颖性判断规则基于新颖性判断的普通原则。 

1. 新颖性判断的普通原则：上位概念（概括性技术方案）与下位概念（具体技术方案）
A. 下位概念（具体技术方案）的现有技术影响本专利新颖性

根据《美国专利审查指南》第2100章第2131条第02部分，
“如果本发明要求保护上位概念（概括性技术方案），而现有技术公开了其下位概念（具体技术方案），则该发明不能被授予专利权。”
换言之，如果现有技术公开了下位概念发明（具体技术方案），而本专利为上位概念发明（概括性技术方案），则本发明缺乏新颖性。 例如，在In re Gosteli, 872 F.2d 1008, 10 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1989) 判例中，本发明在马库什权利要求中包括了21 种特定化学物种的双环噻唑化合物，而现有技术公开了其中2种特定化合物。本发明为上位概念发明（概括性技术方案）而现有技术下位概念发明（具体技术方案）。法院判定本发明缺乏新颖性。

B. 上位概念发明（概括性技术方案）的现有技术一般不影响本专利新颖性
一般而言，如果现有技术公开了上位概念发明（概括性技术方案），而本专利为下位概念发明（具体技术方案），则现有技术不影响本发明的新颖性。

例外情况1：参考文献明确公开了具体技术方案
如果参考文献部分明确公开了具体技术方案，即使该文献也公开了其他具体技术方案，本发明缺乏新颖性。在Ex parteA, 17 USPQ2d 1716 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990) 判例中，现有技术文献在参考部分列出了本发明的化合物以及其他45种其他化合物。专利复审委员会认为，现有技术已经具体公开了技术方案。

例外情形2：“立刻想到(at once envisage)”判断标准
在判断新颖性时，还需采用“立刻想到(at once envisage)”这一判断标准，即本领域普通技术人员在参考现有技术后，是否能“立刻想到(at once envisage)” 本发明。例如，在In re Petering, 301 F.2d 676, 133 USPQ 275 (CCPA 1962)判例中，虽然现有技术专利文献公开了是概括性技术方案（概括性的配方），同时说明书部分也公开了若干替代性的优选实施方式。美国法院认为，优选实施方式的公开，有效缩小了具体实施方式可供选择的范围，使本领域普通技术人员能“马上想到(at once envisage)”本发明，因此本发明缺乏新颖性。

法院认为：
“一个简单的计算将表明，排除某些 R 基团内的异构现象，我们在现有技术的专利文献发现的有限类别仅包含 20 种化合物。
…
但是，我们希望指出，在这里重要的不仅仅是这个有限类别中的化合物数量，而是所涉及的总体情况，包括 R 的变化数量有限等因素，只有两个Y 和 Z替代方案，没有其他环位置的替代方案，以及一个不变的大母体结构核。
…
考虑到这些情况，我们认为现有技术的专利文献已经向本领域普通技术人员描述了这里涉及的各种排列，就好像他已经绘制了每个结构公式或写下了每个名称一样。”

在本案例中，虽然现有技术公开了上位概念发明（概括性技术方案），而本专利为下位概念发明（具体技术方案），但由于符合“立刻想到(at once envisage)”的标准，因此本发明缺乏新颖性。

2. 数值范围的新颖性判断
基于上述的上位概念（概括性技术方案）与下位概念（具体技术方案）的新颖性判断，数值范围的判断可以分为以下情形：

A. 现有技术公开了具体数值或较窄范围的数值，而本发明指定了较宽范围的数值。
现有技术公开了本发明数值范围内的具体数值或较窄范围的数值，属于现有技术公开下位概念发明（具体技术方案）的情形，现有技术较窄范围数值破坏本专利的新颖性。

例如，在Titanium Metals Corp. v. Banner, 778 F.2d 775, 227 USPQ 773 (Fed. Cir. 1985)判例中，现有技术公开的数值落在本发明指定的数值范围内，导致本发明缺乏新颖性。



中国专利审查实践也有类似的规定，
根据《中国专利审查指南》第二部分第三章
“（1）对比文件公开的数值或者数值范围落在上述限定的技术特征的数值范围内，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。”

B. 现有技术公开了较宽的范围，而本发明指定了较窄的范围
如果现有技术公开了较宽数值范围，而本发明指定了较窄的范围，还须结合其他事实来判定本发明是否具有新颖性。审查员需要考虑本领域普通技术人员在参考现有技术后是否能“立刻想到(at once envisage)”本发明。在 In re Schauman, 572 F.2d 312, 197 USPQ 5 (CCPA 1978) 判例中，本发明要求保护具体数值，而现有技术公开了概括性的配方。该配方包含有限数量的，在结构和性质上彼此密切相关的化合物。现有技术的化合物类别的性质与本发明的一致。该概括性的配方似乎描述了无数种化合物，但本发明（权利要求 1） 仅限于具有一个可变取代基 R 的结构，而该取代基仅限于低级烷基。法院认为，参考现有技术，本领域普通技术人员能“立刻想到(at once envisage)”本发明，因此本发明缺乏新颖性。

在441 F.3d 991,999 Atofina v. Grat Lakes Chem. Corp判例中，专利权人提供的证据表明，本领域普通技术人员可以想到，如果温度数值范围在本发明的温度数值范围之外，合成过程的操作会有很大的差异，专利权人指出，温度数值范围是该合成过程有效运行的“关键”。 基于现有技术的数值范围与本发明数值范围的导致的“相当大的差异”，法院认定，现有技术不“足以指定具体范围(Sufficient Specificity)”，因此本发明具有新颖性。

而在ClearValue Inc. v. Pearl River Polymers Inc., 668 F.3d 1340, 101 USPQ2d 1773 (Fed. Cir. 2012)判例中，本专利涉及碱度低于 50 ppm 的水的澄清工艺。而现有技术公开了相同的工艺适用于碱度为 150 ppm 或更低的系统。与Atofina不同，法院认为，没有关键的证据证明，（现有技术与本发明）在不同数值范围上有任何区别。因此，本发明缺乏新颖性。

中国专利审查关于现有技术范围较宽的情况作了如下规定

“（4）上述限定的技术特征的数值或者数值范围落在对比文件公开的数值范围内，并且与对比文件公开的数值范围没有共同的端点，则对比文件不破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。”

由此可见，在审查数值范围新颖性时，中国审查员仅考虑本发明的数值或数值范围是否落在现有技术的数值范围内或端点上。

C．现有技术公开的数值范围与本专利的数值范围部分重叠
如果现有技术公开的数值范围与本专利的数值范围部分重叠，并且本发明的数值范围满足“足以指定具体范围(Sufficient Specificity)”的要求, 则本专利缺乏新颖性。

例如，在Perricone v. Medicis Pharmaceutical Corp., 432 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005)判例中，本发明涉及一种使用含有有效量抗坏血酸脂肪酸酯的组合物来治疗因含氧自由基而受损或老化的皮肤的方法。本发明的抗坏血酸脂肪酸酯范围为：

权利要求1：有效量
权利要求2：高达10%（重量）
权利要求3：从约0.25% ~ 约5%（重量）
权利要求22：从约0.025% ~ 约10%（重量）

现有技术公开了一种用于皮肤或头发局部应用的化妆品组合物，该组合物含有“0.01% 至 20％（重量）”的皮肤有益成分。现有技术还公开了十四种公开的皮肤有益成分之一是抗坏血酸棕榈酸酯。

在本案中，本发明与现有技术数值范围有部分重叠。法院认为，虽然现有技术公开的浓度范围与本发明的数值范围不完全一致，但现有技术的数值范围完全包含（encompass）了本专利的主题，而且没有明显偏离本发明的数值范围，因此，现有技术仍然公开并使本发明缺乏新颖性。

《中国专利审查指南》关于现有技术与本发明数值范围重叠的情况作出了如下规定

“ (2) 对比文件公开的数值范围与上述限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。”

可见，在数值以及数值范围的新颖性判断上，中美之间的审查规则有不少差别。中国审查员倾向于仅比较现有技术的数值范围及端点，而美国审查员除了考虑现有技术数值范围是否在本发明数值范围之内或与本发明数值范围重叠，还考虑是否存在“立刻想到(at once envisage)”和“足以指定具体范围(Sufficient Specificity)”等情况。