英创嘉友知识产权	2020年4月27日

在最近Samsung 诉 Prisua Engineering Corp的案件中，美国联邦巡回上诉法院作出裁决，美国专利审判和上诉委员会（“PTAB”)在双方复审程序(“IPR”)中裁定涉案专利权利要求不清楚，导致无法对权利要求进行解释，PTAB无权宣告该权利要求无效。在此案中，无效请求人陷入两难境地，一方面，PTAB认定该权利要求不清楚，但无权无效该权利要求。另一方面，由于权利要求不清楚，无法进行权利要求解释，导致PTAB未能进一步评价涉案权利要求的新颖性和非显而易见性，请求人通过IPR程序挑战专利失败了。

在美国，无效请求人可以选择在联邦法院提起无效诉讼，或在美国专利商标局启动IPR等程序挑战涉案专利的权利要求。美国专利法修改以来，由于其较高的无效成功率，较快的程序以及较低的费用，IPR程序一直是侵权诉讼中被告反击原告的首选应对策略。根据2012年9月至2020年3月的统计数字，在PTAB作出最终裁决的IPR程序案件中（驳回启动请求或撤案的案件除外），有高达80%的案件部分或全部权力要求被判为“缺乏专利性”而无效。然而，相对于无效诉讼等程序，IPR程序的法定限制条件较多。根据美国专利法第311(b)条，在IPR程序中，无效请求人仅能基于美国专利法第102条新颖性以及第103条非显而易见性对涉案专利请求宣告无效，而且用以评价新颖性和非显而易见性的文件必须是专利文件或公开出版物（公开使用的证据不能作为IPR程序的评价新颖性和非显而易见性的证据）。权利要求不清楚也并非IPR程序中法定的无效理由。

在本案中，为了评价新颖性和非显而易见性，PTAB首先需要解释权利要求，确定权利要求的保护范围。如果权利要求不清楚，则无法进行权利要求解释。美国联邦巡回上诉法院认为，为评价权利要求专利性，如果PTAB无法合理地确定权利要求的保护范围，PTAB应驳回IPR程序的启动请求；如果权利要求不清楚仅影响部分权利要求，PTAB应作出决定，无法确定请求人是否能证明涉案权利要求因缺乏新颖性和/或非显而易见性而不具备专利性。

本案的启示是，在启动IPR程序前，请求人应充分考察涉案专利的权利要求是否清楚。如果权利要求不清楚，PTAB很可能无法进行权利要求解释，进而导致无法评价新颖性和非显而易见性。当然，在这种情况下，请求人仍然可考虑通过无效诉讼来挑战涉案专利。此时，权利要求不清楚也可成为其无效理由之一，但联邦法院对权利要求是否清楚的裁决与PTAB的裁决未必一致。

资料来源：
cafc.uscourts.gov 2. uspto.gov