美国专利实践中的“抵触申请”

众所周知，在中国专利实践中，存在“抵触申请”的概念。根据《中华人民共和国专利法》第二十二条　“新颖性，是指...没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。” 抵触申请是指申请日以前向国务院专利行政部门提出，并在申请日后公开的专利申请。

美国专利法中实际上并不存在明确的抵触申请制度，在美国也并没有“抵触申请”的概念。 为了说明和比较的目的，本文暂借“抵触申请”这一术语来探讨美国专利法中的相关内容。与中国抵触申请的概念相对应，《美国专利法》第102条(a)(2) 规定，“一个人有权获得专利，除非…一份专利申请已经在授权的美国专利或者已经公开或视为公开的美国专利申请中被描述，且这些授权的美国专利，已经公开或视为公开的美国专利申请的发明人和本申请的发明人不同，且在本申请的有效申请日之前递交。”

从本法条可以看出美国抵触申请与中国抵触申请的区别点在于以下几方面：

（1）发明人一致不构成抵触申请
在美国，如果本申请的发明人与在先美国申请发明人一致时，则不构成抵触申请。而在中国，不管发明人是否一致，只要存在在先申请，在后公开的中国申请，则构成抵触申请

（2）抵触申请的时间范围
在美国，只要本申请的发明人与在先美国发明人不一致，授权的美国专利，已经公开或根据《美国专利法》第122(b) 规定的视为公开的美国专利，均构成抵触申请。美国的抵触申请范围包括所有申请日在先的已公开的美国专利申请和已授权的美国专利。 而在中国，只有在本申请日前提交，并在申请日后公开的中国申请，才构成抵触申请。换言之，本申请日前公开的已授权专利，以及本申请日前公开的专利申请不属于抵触申请。

（3）视为公开的特殊情形
如上所述，《美国专利法》第122(b) 规定了视为公开的情形。根据《美国专利法》第374条，任何已经指定美国的PCT国际申请的公开均属于第122(b) 规定的视为公开情形。由此可见，有效申请日早于本申请的已公布的PCT国际申请（PCT发明人与本申请发明人不同的情况下），只要该PCT国际申请已经指定美国，无论其国际公布的语言为英语或其他语言，即使未实际进入美国国家阶段，也被视为已经公开的美国专利申请，构成抵触申请。而对于中国专利申请，只有进入中国国家阶段的PCT申请才有可能构成抵触申请。

（4）抵触申请的法律效力
关于抵触申请的规定存在于《美国专利法》第102条(a)中，该部分的标题为：“新颖性；现有技术”中。可见，在美国，抵触申请属于现有技术。而在《美国专利法》第103条关于”非显而易见性“规定：“尽管要求保护的发明与第 102 条中规定的公开不同，但如果要求保护的发明与现有技术之间的差异使得要求保护的发明作为一个整体在要求保护的发明的有效申请日之前，对要求保护的发明所属领域的普通技术人员来说是显而易见的。” 由此可见，作为现有技术的一部分，美国的抵触申请不但用于评价新颖性，而且也用于评价非显而易见性。而在中国，现有技术是指“申请日以前在国内外为公众所知的技术”（《中华人民共和国专利法》第二十二条）。而抵触申请不属于现有技术，因此只能用于评价新颖性，不能用于评价创造性。

除了上述区别以外，美国专利法还规定了关于“抵触申请”导致专利性丧失的豁免情形。 《美国专利法》第102条(b)(2) 规定，

如果符合以下条件，则公开内容不属于根据 (a)(2) 款要求保护的发明的现有技术——
（A）公开的主题是直接或者间接从发明人或者共同发明人那里获得的；
（B）在根据 (a)(2) 款有效提交关于该主题的申请之前，公开的主题已由发明人或共同发明人或他人从发明人或共同发明人或从发明人直接或间接获得主题后公开，或者
（C）公开的主题和要求保护的发明，不迟于要求保护的发明的有效申请日，为同一人所有或承担转让给同一人的义务。

第102条(b)(2)(A) 规定，如果该在先申请的内容是从本申请的发明人或共同发明人处获得的后提交美国专利申请，则该在先申请不构成抵触申请，不能影响本申请的新颖性和非显而易见性。第102条(b)(2)(B) 规定，如果该在先申请的申请日前，发明人、共同发明人或他人（从发明人或共同发明人直接或间接获得发明后）已经公开该发明，则该申请不构成抵触申请。当然，上述的公开也须符合102条(b)(1) 关于公开应不超过一年时限的规定。由此可见，美国专利法鼓励发明人尽早公开其发明内容，并在一定时期内保障发明人的先申请权。而在中国，只要存在在先申请，即使该在先申请的申请日前存在属于专利法所规定的不丧失新颖性的例外的公开情形，该在先申请均构成抵触申请。第102条(b)(2)(C) 规定，只要在先申请和本申请的专利申请权/专利权属于同一主体，则不构成抵触申请。而中国关于抵触申请的规定不考虑申请人/专利权人主体是否一致，只要存在在先申请在后公开的情形，即构成抵触申请。

总而言之，美国专利法中存在与中国抵触申请对应的规定，但中美之间的规定和实践有众多的不同。美国的抵触申请包括所有在本申请日前提交的，已经授权的、已经公开的或视为公开的美国专利申请。美国的抵触社情属于现有技术的一部分，可用于评价新颖性和非显而易见性。如本申请与在先美国申请的发明人或专利申请权/专利权人是一致的，则不属于抵触申请，不用于评价新颖性和非显而易见性。如果发明人或共同发明人或从发明人或他人直接或间接获得发明主题的任何人在该在先申请的申请日前已经公开了该发明的内容，则该在先申请也不属于抵触申请。